Por unanimidade de votos, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral da matéria debatida no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1266095, que envolve a disputa entre a IGB Eletrônica S/A (Gradiente) e a Apple Inc. pela exclusividade do uso da marca “iphone” no Brasil. A Gradiente recorre de decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que manteve a nulidade parcial de registro de marca pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A controvérsia chegou a ser submetida ao Centro de Conciliação e Mediação do STF em 2020, mas não houve acordo entre as partes.

Disputa

O caso teve início em ação apresentada em 2013 pela Apple, visando à nulidade do registro da marca mista “Gradiente iphone” junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A empresa ressaltou seu histórico empresarial, lembrando que a família de produtos ’i-’ ( iMac, iBook, iPad, etc.) está relacionada a ela, e a Gradiente só poderia utilizar a expressão completa “Gradiente iphone”, mas não o termo isoladamente, que atualmente é identificado com seu produto.

A Gradiente, por sua vez, argumentou que havia submetido a marca ao INPI em 20/3/2000, quando a Apple ainda não atuava no ramo de telefonia celular, e obtido a concessão do registro em 2/1/2008. Disse que fizera uso da marca em demonstração e, por um período, deixara de utilizá-la por razões financeiras (que resultaram em pedido de recuperação judicial), retomando o uso no prazo legal.

Alteração no mercado

No exame do caso, o TRF-2 manteve sentença em que foi declarada a nulidade do registro e determinou que o INPI fizesse ressalva quanto ao uso do nome, de modo a deixar claro que a Gradiente não tem exclusividade sobre a palavra “iphone” isoladamente. Para o TRF-2, não se pode desconsiderar que, entre o depósito da marca no Inp e a da concessão do registro, o mercado envolvendo o iPhone da Apple Inc. sofreu significativa alteração, e a empresa havia consolidado o uso do termo na identificação de seus aparelhos celulares. Esse contexto não poderia ter sido desconsiderado pelo INPI, e a demora na análise do pedido não permitiria ao órgão retroagir a situação fática do ano de 2000, criando insegurança para os envolvidos.

Princípios

Na manifestação em que reconhece a repercussão geral da matéria, o relator, ministro Dias Toffoli, explica que a discussão está em saber se a demora na concessão do registro pelo INPI pode resultar na não exclusividade sobre a marca por quem a depositou, em razão do surgimento, nesse período, de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente. Para o ministro, trata-se de matéria constitucional relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico, levando-se em conta os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a ser decidida pelo STF.

Mercado dinâmico

Segundo Toffoli, a finalidade da marca é diferenciar determinada mercadoria, produto ou serviço de seus concorrentes. Ela interessa tanto aos empreendedores, que podem explorá-la economicamente sob certa proteção, quanto aos consumidores, que conseguem identificar a procedência, a qualidade e as principais características do produto.

Além disso, para o relator, é preciso considerar que o mundo empresarial é extremamente dinâmico, o que faz com que novos produtos e novas marcas surjam com grande velocidade, demonstrando que a matéria em debate ultrapassa o interesse subjetivo das partes. “O conflito quanto ao uso de determinado signo distintivo poderá surgir entre outras empresas e, ainda, envolvendo diversas outras mercadorias, produtos ou serviços, mormente quando se consideram o dinamismo empresarial e a globalização”, concluiu.

Ainda não há data para que o processo tenha seu mérito analisado pelo Plenário do STF.

VP/CR//CF

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